LEGO scheitert mit BrickHeadz Markenanmeldung
Vor einigen Wochen gab es großen Wirbel um die Namensrechte der Razor Crest (Stonewars berichtete). Dieser betraf im Kern Lucasfilm und nur indirekt LEGO. Nun hat jedoch LEGO selbst Probleme bei der Markeneintragung einer eigenen Themenreihe.
Im Jahr 2016 erschienen die ersten Sets der BrickHeadz Produktlinie als “Testballon” und Exklusiv-Sets auf der San Diego Comic Con (SDCC). Es handelte sich um die Setnummern 41490, 41491, 41492 und 41493.
Die Anträge zur Markeneintragung der BrickHeadz seitens LEGO (Wort- und Bildmarke) erfolgten anschliessend in den USA im April 2018 mit dem Hinweis, dass der Markenname bereits seit 2016 kommerziell genutzt werde.
LEGO verwendet den Namen BrickHeadz für eine Reihe von Figuren im “Bobblehead-Format”, die 2017 offiziell auf den Markt gebracht wurden und häufig Charaktere aus beliebten Lizenzen wie “Disney” und “Harry Potter” in einer speziellen Art darstellen.
Erste BrickHeadz 2016
Das Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)* hat nun entschieden, dass LEGO “BrickHeadz” nicht als Marke registrieren kann, da eine Eintragung des Markennamens bereits seitens eines kleinen Bildungsunternehmens aus dem US-Bundesstaat Virginia erfolgte, welches als BrickHeadz LLC Limited Company firmiert.
Die Startseite der Online Präsenz von Brickheadz LLC Limited
Das Unternehmen aus Virginia bietet Kurse und Bildungs-Veranstaltungen an und nutzt unter anderem auch LEGO Steine um Kindern und Jugendlichen Lerninhalte plastischer zu vermitteln. Das US-Unternehmen nennt dieses Lernprogramm seit Jahren BrickheadZ. Im Oktober 2012 erfolgte die Beantragung des Namens BrickHeadz als Marke und seit März 2013 gilt die Markeneintragung des Namens Brickheadz als Wortmarke beim USPTO (United States Patend and Trademark Office) als bestätigt.
Antrag von LEGO abgewiesen
Die Kammer bestätigte eine Entscheidung eines prüfenden Anwalts beim US-Patent- und Markenamt und entschied am Mittwoch, dass Verbraucher LEGO Spielzeug möglicherweise als einen Bildungsdienst ansehen könnten, der sich auf die Verwendung von Bausteinen konzentriert.
“Konzeptionell sind diese Waren und Dienstleistungen alle mit Bauspielzeug ausgestattet und scheinen daher auf den ersten Blick verwandt zu sein”, schrieb Richter Peter W. Cataldo für eine dreiköpfige Jury. “Verbraucher würden ohne weiteres erwarten, dass diese Waren (LEGO Sets) und Dienstleistungen (Bildungsdienst) von denselben Quellen unter denselben Marken hergestellt und vermarktet werden.”
Berufung von LEGO abgewiesen
Am Mittwoch bestätigte die Kammer dieses Urteil und lehnte eine Berufung seitens LEGO ab.
“Wir stellen fest, dass die Marken in ihrer Gesamtheit identisch oder weitaus ähnlicher als unähnlich sind und dass die identifizierten Waren und Dienstleistungen in Beziehung stehen und in gemeinsamen Handelskanälen zu denselben Verbrauchern reisen”, schrieb Richter Cataldo. “Wir kommen daher zu dem Schluss, dass die Marken des Antragstellers wahrscheinlich Verwirrung stiften.”
Formfehler bei (versuchter) Markenanmeldung
Das Amt entschied zudem auch, dass Lego den Begriff “Brick” nicht haftbar eintragen lassen könne, selbst wenn der Name “BrickHeadz” als Marke eingetragen werden könnte, da der Begriff “Brick” lediglich beschreibend ist.
LEGO hat in diesem Fall also versäumt, einen entsprechenden Haftungsausschluss für den ersten Wortteil seiner versuchten Markenanmeldung zu formulieren.
Zitat (übersetzt): “Wir stellen fest, dass der Begriff „Brick“ (Ziegelstein) beschreibend ist und die Marke des Anmelders nicht einheitlich ist. Daher unterliegt der Begriff „BRICK“ der Haftungsausschlusspflicht.
Entscheidung: Die Weigerung, die Marken des Anmelders (LEGO) wegen Verwechslungsgefahr zu registrieren, wird für beide Anmeldungen bestätigt.
Das Erfordernis eines Haftungsausschlusses für “BRICK” in der Antrags-Seriennummer 87886027 wird festgestellt sowie die Ablehnung der Registrierung aufgrund des Versäumnisses des Antragstellers, einen solchen einzureichen.
Markeneintragung in Europa (noch) nicht erfolgt?
Bei einer oberflächlichen Markenrecherche beim Online Register des deutschen Patend- und Markenamts konnte ich im übrigen weder eine angemeldete noch eine eingetragene Marke mit dem Namen BrickHeadz für Deutschland- oder Europa finden. Warum LEGO dies anscheinend nur (oder vorerst) auf dem amerikanischen Markt versuchte, erschliesst sich mir persönlich auf Anhieb nicht.
Folgen für die gesamte Themenreihe?
Ich bin weder Jurist noch Markenrechts-Experte. Allerdings vermute ich, dass dieser Fall die Themenreihe der LEGO BrickHeadz nicht direkt tangieren wird. Rein theoretisch könnte wohl, zumindest in den USA, das genannte Bildungsunternehmen in einigen Punkten LEGO in einen Rechtsstreit verwickeln. Aufgrund der unterschiedlichen Größen der beiden Unternehmen, den unterschiedlichen Wirkungsfeldern und dem ungewissen Ausgang bei einem solchen Rechtsstreit, halte ich ein solches Szenario allerdings für recht unwahrscheinlich.
Die offiziellen Nummern zum Fall in den USA: In re LEGO Juris A / S, sind 87886005 und 87886027, im Trademark Trial and Appeal Board des US-Patent- und Markenamtes. Hier findest Du die komplette Entscheidung zum Download.
Quellen: uspto, Law360.com, dpma
*Der TTAB ist ein Verwaltungsrat, der gegnerische Verfahren zwischen zwei Parteien anhört und entscheidet. Bestandteil sind beispielsweise Widersprüche (Partei lehnt eine Marke nach Veröffentlichung im Amtsblatt ab) und Stornierungen (Partei versucht, eine bestehende Registrierung zu stornieren). Das TTAB befasst sich auch mit Interferenz- und gleichzeitigen Nutzungsverfahren sowie mit Einsprüchen gegen endgültige Ablehnungen, die von USPTO-Markenprüfern im Rahmen der Verfolgung von Markenanmeldungen erlassen wurden.